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从最高人民法院一起案例看商场、超市第

匿名来源:商标转让交易发布时间:2009-03-15 22:09:06 浏览6735次

从最高人民法院一起案例看商场、超市第 35 类注册商标服务类别保护新变化
刘宇光①
    摘要:根据第八版《尼斯分类》第 35 类注释及国家商标局[2004]第 171号批复,商场、超市申请的第 35 类服务商标,不属于该类商标申请注册保护的服务类别范围。目前,根据世界知识产权组织的要求,国家商标局对第八版《尼斯分类》进行修订,修改后的第九版分类表已于 2007 年 1 月 1 日起适用。恰在《尼斯分类》新、旧版本更替之际,笔者代理的一起涉及商场、超市 35 类服务商标的侵权诉讼,二审经最高人民法院调解胜诉。该案体现了最高审判机关适用第九版《尼斯分类》,对商场、超市等类型的销售企业在 35 类“推销(替他人)”等相关服务项目上注册商标,给予司法保护的精神。

    关键词:商标注册 35 类 商场 超市 类别 保护 案例

一、引言

    第八版《国际商品及服务注册商标分类表》(以下简称《尼斯分类》)第35类规定的服务类别为:广告,实业经营,实业管理,办公事务。其注释说明为:本类主要包括由个人或组织提供的服务,其主要目的在于:(1)对商业企业的经营或管理,进行帮助;(2)对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,以及由广告部门为各种商品或服务提供的服务,旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传。 尤其包括:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买。尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动。

国家工商行政管理总局商标局商标申字商标申字[2004]第 171 号批复认为:商场、超市属于销售商品的企业,其主要活动是批发、零售。《商标注册用商品和服务国际分类》第 35 类的注释明确说明,该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”,或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”,且“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”。因此,《商标注册用商品和服务国际分类》第 35 类的服务项目不包括 “商品的批发、零售”,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销(替 他人)”服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。
    上述第八版《尼斯分类》第 35 类注释及国家商标局的批复表明,该类商标申请注册保护的服务类别限于:为他人将各种商品归类、以便顾客看到和购买的服务,但该服务不包括销售商品的商业企业的服务。由于商场、超市虽然提供“将各种商品归类、以便顾客看到和购买” 的服务,但因其属于“销售商品的商业企业”,故商场、超市申请的第 35 类服务商标,不属于该类商标申请注册保护的 服务类别范围。由此,产生了如下矛盾和混乱:
    1、实践中,为他人将各种商品归类、以便顾客看到和购买,是商场、超市这一类销售商品的商业企业最主要、最常见的做法,而只“为他人将各种商品归 类、以便顾客看到和购买”,自己本身却不销售商品的企业(如某些中介服务)是较少见的、较特殊的。将最主要、最常见的主体排除在外,只保护较少见的、较特殊的主体,这样的规定必然与客观实际相矛盾并失去现实意义。
    2、实务中,商场、超市是可以申请第 35 类注册商标的,但注册后却因属于销售商品的商业企业而被排除在该类所属服务类别的保护范围之外,造成保护实务中的混乱。如“国美电器”已获第 35 类注册商标,但在其维权诉讼中即遭此“保护类别排除”的抗辩。本文中所引述的笔者代理的“太平洋百货”注册商标的维权诉讼也遭此抗辩。
    二、案例
    (一)案情:笔者代理的台湾丰洋兴业股份有限公司(下称原告)是一家台湾企业,是台湾著名的 SOGO 太平洋百货集团旗下的关联公司之一,拥有“太平洋百货 PACIFIC”注册商标,核定服务类别为《尼斯分类》第 35 类中的广告、室外广告、广告传播、商品展示、商店橱窗布置、推销(替他人)等。商标专用期限为 1997 年 9 月 21 日至 2007 年 9 月 21 日。该商标在大陆注册已达八年之久,并在北京、上海、成都、重庆、大连等地开有多家授权店。多年来,为专柜经营者和最终消费者所熟知。2005 年 3 月,原告发现,新疆太平洋百货有限公司(下称被告)于 2005 年 10 月 22 日在新疆注册成立,其企业字号使用了原告“太平洋百货”注册商标。新疆太平洋公司还在其经营场所内外以及互联网网站上,大量使用带有丰洋公司“太平洋百货”商标的字样,进行各种方式的广告宣传活动。
    原告认为:被告未经许可,在长达近三年时间里,擅自使用“太平洋百货”注册商标字样作为其企业字号,并用作相同或近似类别服务的广告宣传,其行为足以造成相关公众对不同服务提供者的混淆,严重侵犯了其商标专用权,构成商标侵权和不正当竞争。原告于 2005 年 9 月 12 日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,请求判令被告停止商标侵权和不正当竞争、赔偿损失等。
    被告辩称:1、原告注册的“太平洋百货”商标仅在分类表服务类别第 35 类上享有专用权,而 35 类不包括商业企业及其活动。被告是商业企业,故被告未侵犯原告在第 35 类服务上享有的商标专用权;2、被告的企业字号是经过工商行政管理部门依法核准的,所以被告使用该字号不存在过错。 |||
    (二)裁判:一审法院在对原、被告双方所提供证据进行分析及质证后,确认事实如下:原告取得中国国家商标局核准注册的“太平洋百货 PACIFIC”商标,注册有效期限至 2007 年 9 月 20 日。该商标核定服务项目为分类表第 35 类,即:广告、广告代理、商品展示、为广告或推销提供模特服务、商品橱窗布置、组织商业或广告展览、推销(替他人)等等,同时查明原告涉案注册商标中的“百货”为放弃专用权。
    2002 年 10 月 22 日,乌鲁木齐市工商行政管理局核准颁发了被告名称为“新疆太平洋百货有限公司”企业法人营业执照,经营范围为:餐饮;销售;咖啡、茶、饮料、食品、酒、日用百货、文化用品、服装鞋帽、钟表器材、土特产品、洗涤化妆品、照相器材、工艺美术品、卫生洁具、厨具、棉麻制品、机电产品、化工产品、通讯产品、金属材料、音响器材、花卉的销售;摊位租赁。被告在其公司的门匾、宣传布标、宣传单、商品标签及该公司发放的抵用券上均注明“新疆太平洋百货公司”,其经营方式是出售摊位,从经营者营业额中抽成。经营者需配合被告的管理及各项促销活动,经营者派驻的营业人员由被告统筹管理,经营者的营业额由被告统一收银。
一审法院认为:“新疆太平洋百货有限公司”的企业名称是由行政区划“新疆”,行业特点“百货”,组织形式“有限公司”及“太平洋”组成。“太平洋”是该企业名称中最具有区别意义的标识,也是企业名称中的实质内容,应认定“太平洋”是该企业的字号。原告的注册商标“太平洋 PACIFIC”,是由中英文上下两排组成,而被告的字号是单排中文“太平洋”,被告的字号与原告的商标并不相同。注册商标“太平洋百货 PACIFIC”中,国内相关公众对此商标容易产生直观感受和留下较深刻印象的应该是“太平洋”,“太平洋”属于此注册商标的要部。被告字号与原告注册商标的要部相同,构成近似。
原告的注册商标核定服务项目为商标注册用商品和服务国际分类第 35 类,即广告、实业经营、实业管理、办公事务。尤其不包括其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动。国家工商行政管理总局商标局商标申字[2004]第 171号批复也写明,第 35 类服务不包括商品的批发、零售,商场、超市的服务不属于该类保护范围。被告提供的服务是商场服务,该公司属于销售商品的企业。原告注册商标核准服务范围与被告的经营范围并不相同。被告实际经营方式,即其提供的服务是租赁摊位,从经营者销售商品的营业收入中按比例抽成,也属于商场企业的活动,与原告注册商标核准服务范围亦不相同等。综合服务目的、内容、 方式和对象,应认定分类表第 35 类服务与被告提供的服务不类似。被告在使用其企业名称时,企业字号“太平洋”三个字在字体、字号、颜色等方面均与其它 字相同,该公司并未突出使用“太平洋”三字。原告台湾丰洋公司未能提供证据证明被告突出使用了企业字号,造成与其注册商标近似,对其相关主张,法院不予支持。由于原告注册商标核准服务范围与被告新疆太平洋百货有限公司提供的服务目的等不相同,相关公众对两者不容易产生误认。
综上,一审认定:被告的企业字号与原告注册商标近似,但被告提供的服务与原告注册商标核准服务并不相同、也不相类似,被告在使用企业名称时也没有突出使用字号,故相关公众对两者应不容易产生误认。因此被告使用其商号的行为,没有对原告台湾丰洋公司注册商标专用权造成损害,不构成侵犯原告商标专用权,判决驳回原告诉讼请求。
原告不服向最高人民法院提起上诉称:1、被上诉人使用了与上诉人注册商标完全相同的文字作为其企业字号,并在与上诉人类似的服务上使用了其企业字号,其行为构成商标侵权。判断类似服务的标准应当是相关公众对商品或者服务的一般认识,分类表只能作为判断的参考,不能作为判断的依据。一审判决用分类表的内容逐一比对被上诉人的经营行为,因其行为不可能与分类表完全一致,故得出双方的服务不相类似的结论错误。2、被上诉人将上诉人注册的服务商标作为的自己的企业字号,用于自己的商场、超市的经营服务中,其具体服务方式与上诉人相同。分类表第 35 类注释及国家工商行政管理总局商标局的批复存在 矛盾,造成商业企业的商标类别归类处于空白状态,不利于商业企业对注册商标的保护。故不能成为被上诉人的商场、超市擅自使用他人第 35 类注册商标的抗辩理由。3、上诉人自己使用和许可大陆多家授权店使用注册商标的方式,主要是用于在商场、超市经营中以各种传播方式向相关公众进行商品或服务提供的广告宣传服务。被上诉人的经营范围及实际运作,也是在商场、超市经营中使用与上诉人商标相同的企业字号向相关公众进行商品或服务提供的广告宣传服务。4 、上诉人在一审中提交了被上诉人工作人员名片、商场宣传单、《都市消费者晨报》等证据,以证明其在媒体上宣传称“太平洋百货”是由“台湾百货专业经营团队整体规划、定位、经营、管理的流行百货”,造成相关公众对不同服务提供者的误认和混淆。一审法院对该证据以被告不认可为由不予认定不当。综上,请求改判。被上诉人答辩称:一审法院判决正确,请求维持原判。
    二审法院审理中查明:根据世界知识产权组织的要求,注册商标用商品和服务国际分类表已经修订,修改后的第九版分类表于 2007 年 1 月 1 日起适用。现行分类表关于第 35 类注释中,已经删除了“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”的内容。二审法院据此主持调解,双方当事人达成调解协议:1、调解书生效之日起 180 日内,被上诉人到工商行政管理部门变更企业名称,不再使用“太平洋”作为企业名称(字号),同时在招牌及其其他宣传材料中移除并不再使用“太平洋”字样;2、调解书送达生效之日起 15 日内,被上诉人一次性补偿上诉人人民币 50 万元。
    三、评析
    本案争议焦点是:在第 35 类注册的商场、超市服务商标,是否应属该服务类别的保护范围。如前所述,案中被告引述第八版《尼斯分类》第 35 类注释及国家商标局的批复为据进行抗辩,认为原告提供的太平洋百货的超市服务,属于销售商品的商业企业服务,故其在第 35 类注册的“太平洋百货”商标不属于该服务类别的保护范围。一审法院也主要据此判决原告败诉。
    在本案二审期间,适逢国家商标局根据世界知识产权组织的要求,对第八版《尼斯分类》进行修订,修改后的第九版分类表于 2007 年 1 月 1 日起适用。现将修订后的第九版分类表涉及本案诉争的第 35 类有关修改内容整理如下: |||
首先是第 35 类注释内容的改变。修改对照列表如下:
修改位置 第八版(修改前) 第九版(修改后)
尤其包括:的第一段中 为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买 “尤其包括:”为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买;这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供;
“尤其包括:”中的第二段
 有关注册、抄录、写作、编篡、或者书面通讯及记录系统化,以及利用或编篡数学或者统计资料的服务; 将其中的“---利用或---”删除
“尤其不包括:” 中的第一段 其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动; 此段删除


    此外,第九版的第 35 类还新增了 12 个服务类别的项目,分别为:350091 价格比较服务,350092 为零售目的在通讯媒体上展示商品,350093 为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构),350094 替他人预订电讯服务,350095 对购买定单进行行政处理,350096 特许经营的商业管理,350097 外购服务(商业辅助),350098 开发票,350099 广告稿的撰写,350100 统计资料汇编,350101 广告版面设计,350102 寻找赞助。同时,删除了原 350014 的 S0064“统计资料”1个服务类别的项目。
    由此可见,前述商标局的《批复》依据的是当时实行的《尼斯分类》第八版,而第八版第 35 类注释的内容本身存在矛盾。该注释规定本类“尤其包括:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买”,同时又规定“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”。在实际销售活动中,为了顾客看到和购买,有哪家商场不从事商品归类?这种自相矛盾的规定使商业企业的商标类别归类处于空白状态,不利于商业企业对注册商标的保护。
    修改后的第九版《尼斯分类》第 35 类注释,在“尤其包括”项下原说明“为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买”后面,特别增加了“这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供”的说明;而在“尤其不包括”项下,则删除了原第八版中“其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”这一段特别说明性文字。此修改已使第 35 类原注释中有关商业零售的相关界定出现了质的变化,实际上是对商业企业个性化经营现状的认可,赋予“提供与商品销售有关的服务”的商业企业以注册商标权人的合法地位,体现了对商业企业付出的创造性劳动的尊重,更弥补了服务商标注册与保护实践相脱节的法律空白。
    根据国际商标协会(INTA)提供的数据,早于 1994 年全球已有超过 65 个国家将用于零售店服务上的商标作为服务商标予以保护,并允许该商标注册。在欧盟,不论是承担欧共体商标审查和授权任务的内部市场协调局,还是各成员国内部的商标主管机关,均已接受与商品零售及批发有关的服务商标申请及保护。一方面,《尼斯分类》的传统注释,即“尤其不包括其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”已被彻底打破,转而是将商业企业的与销售商品有关,或为销售商品而提供的服务与其他可予商标注册与保护的服务同等对待;另一方面,拓宽了对《尼斯分类》“尤其包括为他人将各种商品归类,以便顾客看到和购买”的注释的理解,认为其不单纯包括商业企业以外的市场主体所从事的此类行为,同时还包括商业企业自身为销售商品所从事的此类行为。
    因此,允许百货商场、超市等类型的销售企业在“推销(替他人)”服务项目上注册商标,对其给予服务商标保护,不仅是必要的,修订后的《尼斯分类》第九版更为其保护扫清了最后的法律障碍。
    上述案例在笔者代理的二审过程中,最高人民法院民三庭实际上已根据修订后的《尼斯分类》第九版认定被告构成商标侵权和不正当竞争,只是出于调解结案的考虑最终促成双方当事人达成调解协议②。可以说,此案例应当是《尼斯分类》第九版适用后,最高审判机关对商场、超市注册第 35 类服务商标予以司法保护的首个案例。此外,值得一提的是,早在《尼斯分类》第九版修订之前,国内已有地方法院对在第 35 类注册的商场、超市服务商标给予司法保护。如二○○五年十二月十九日,浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第 244 号终审判决③,认定温州国美公司对在第 35 类注册的“国美电器”服务商标构成商标侵权 和不正当竞争即是一个例证,在当时即体现了与前述国家商标局[2004]第 171 号批复不同的独立司法判断。 -完-



  刘宇光律师,现执业于万商天勤(深圳)律师事务所,中国政法大学民商法知识产权方向法学硕士,内蒙古师范大学文学学士。曾任检察官、文学编辑、计算机软件程序员,五年以上知识产权专业经历,兼具法学、文学、计算机复合型专业知识背景,曾代理多起业界较有影响的知识产权侵权案件。


  该案调解书全文详见 http://bbs.laweach.com/post_393753_1.html

  该案判决书全文详见 http://zscqls.com/news_show.asp?id=195

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